Nombreux sont les entrepreneurs, entrepreneuses ou entreprises à vouloir protéger le nom de leur commerce, de leur produit ou de leur service. Si cela peut sembler simple et intuitif de prime à bord, il reste nécessaire de procéder à plusieurs étapes préliminaires grandement utiles avant de formellement déposer une demande en protection de marque (par exemple, à l’Office européen de la propriété intellectuelle).
Etape 1 : Vérification des critères
La première étape est d’apprécier si le nom choisi pour votre marque réunit les conditions de validité pour qu’une marque soit protégée.
Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler qu’une marque doit être représentée de manière claire et objective.
Les conditions de validité d’une marque sont les suivantes :
- La marque doit être distinctive. Les consommateurs doivent être en mesure de reconnaître votre mot ou votre signe pour ce qu’il représente, et de ce fait, de vous distinguer des autres entreprises sur le marché.
- La marque ne doit pas être (trop) descriptive. Il n’est pas permis que votre mot ou votre signe prive un vocable nécessaire pour décrire les produits ou les services que vous proposez. Moins une marque contient de mots communs, plus elle a de chance de se voir accorder l’enregistrement. Par exemple, un producteur de pommes ne pourra se voir accorder l’enregistrement de la marque “Pomme” puisque cela aurait pour effet de priver les concurrents sur le même marché de dire qu’ils vendent des pommes.
- La marque ne doit pas être déjà enregistrée. Il faut vérifier qu’elle ne soit pas déjà enregistrée auprès de l’EUIPO par un autre titulaire pour les mêmes classes de produit ou de service. C’est ce qui nous amène à l’étape 2.
Etape 2 : Vérification de la disponibilité
Dans l’étape 2, on approfondit la question de la disponibilité. La marque est-elle toujours disponible ? En existe-t-il des similaires ? Pour répondre à ces questions, il faut procéder à une étude de disponibilité, qu’on appelle également recherche d’antériorité.
Cette recherche est habituellement opérée par des avocats spécialisés en propriété intellectuelle.
Cette étape est importante car elle répond à la troisième condition de validité d’une marque. De plus, il faut respecter la règle du premier déposant. Si un tiers a enregistré ou déposé la même marque, dans les mêmes catégories de produits ou services que votre mot ou votre signe, ce dernier n’est plus disponible, car cette marque préexistante constitue une “antériorité”.
Remarque : cette étape est essentielle car elle vise à éviter qu’un tiers ayant déposé une marque identique ou similaire puisse faire opposition à votre demande de protection, ce qui pourrait entraîner le refus de la part de l’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO). Elle permet également de se prémunir d’une action en contrefaçon.
La méthode est la suivante :
- Recherche à l’identique : on commence par vérifier qu’il n’existe pas de représentation d’une marque identique à celle que vous envisagez de déposer. Il est nécessaire de vérifier cela dans les domaines d’activité identiques ou similaires, ainsi que dans les classes de produits et services identiques ou similaires.
- Recherche de similarités : ensuite, on procède à la recherche de représentations de marques similaires à celle que vous envisagez de déposer. Cette recherche dite “de similarités” permet de prendre en compte les ressemblances visuelles, orthographiques, phonétiques et intellectuelles qui peuvent exister entre le nom que vous avez choisi et ceux qui sont déjà déposés ou enregistrés. Même s’il n’existe pas de noms identiques au vôtre, des noms proches de celui que vous avez choisi peuvent constituer une “antériorité” (c’est-à-dire un droit antérieur) et vous conduire à être à l’origine d’une action en contrefaçon malgré vous. Le risque de confusion avec d’autres marques est notamment un critère utilisé dans la recherche de similarités.
Sur base des résultats apportés par les deux étapes ci-dessus, le potentiel déposant d’une marque dispose alors de toutes les informations nécessaires pour procéder à une évaluation (assessment) de l’opportunité réelle à déposer la demande en protection de marque. Il est conseillé de procéder à cette recherche et à cet exercice d’appréciation avec l’aide d’un conseil en propriété intellectuelle.
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez réfléchir au dépôt d’une marque avec nous.
